Risikostyring er uløseligt knyttet til realiseringen af en virksomheds strategiske og operationelle mål – specielt i forbindelse med lancering af nye produkter, der indebærer en risiko for at krænke konkurrenternes patentrettigheder.
Artiklen har været bragt i Dansk Kemi nr. 3, 2017 og kan læses uden illustrationer, strukturer og ligninger herunder.
Af Kim Wagner, ph.d., European Patent Attorney, Head of Opposition & Litigation, Plougmann Vingtoft
I 2015 blev der indleveret ca. 280.000 europæiske patentansøgninger og der blev udstedt ca. 70.000 europæiske patenter1. Der udstedes således et betydeligt antal europæiske patenter hvert år, og det er derfor forbundet med en vis risiko for en virksomheds produktlancering, pipeline og udviklingsprogrammer ikke at forholde sig til konkurrenternes (europæiske) patenter.
Efter udstedelse (grant) “atomiseres” et europæisk patent til en række (ens) nationale patenter, der er underlagt national lovgivning. Såfremt en virksomhed ønsker at udfordre gyldigheden af disse (ens) patenter, vil det derfor være nødvendigt at anlægge retssager ved domstolene i samtlige af de lande, hvor man ønsker at udfordre patentets gyldighed. Dette er selvsagt en både dyr og tidskrævende proces. Hertil kommer, at retssagen sagtens kan falde forskelligt ud fra land til land pga. landenes forskellige praksis på patentområdet. En sådan strategi er således forbundet med stor usikkerhed, og virksomhedens manøvrerum vil være indskrænket i den, ofte lange, periode, hvor disse sager verserer ved de nationale domstole.
I patentmæssig sammenhæng findes der forskellige proaktive risikostyringsværktøjer. Et eksempel på et sådant værktøj er at nedlægge indsigelse (opposition) mod en konkurrents europæiske patent. En indsigelse giver således mulighed for at udfordre gyldigheden af en konkurrents generende, eller potentielt generende, europæiske patent, umiddelbart efter at patentet er blevet udstedt. Selve indsigelsessagen føres centralt ved EPO (og altså ikke ved de nationale domstole), og EPO’s afgørelse har virkning i samtlige europæiske lande, der er omfattet af det europæiske patent.
Samtidig kan indlevering af en indsigelse, eller blot truslen om det, ofte være en effektiv måde at opnå en gunstig licensaftale med patenthaver på.
Indsigelsesprocessen ved EPO
Ønsker man at nedlægge indsigelse mod en konkurrents europæiske patent, skal dette gøres senest ni måneder efter, det er blevet publiceret, at det pågældende europæiske patent er blevet udstedt. Hvis denne frist overskrides, er det ikke længere muligt at nedlægge indsigelse mod patentet ved EPO, men patentet må i stedet udfordres på nationalt plan som beskrevet ovenfor. Det er derfor afgørende, at en virksomhed har etableret et aktivt overvågningssystem, hvor konkurrenternes potentielt generende patentansøgninger overvåges. På denne måde kan en indsigelsesstrategi allerede bestemmes, når patentet er tæt på udstedelse, se trin 1-4 i figuren.
På samme måde som ved ugyldighedssager indledt ved nationale domstole, er det i forbindelse med indsigelsessager ved EPO muligt at anfægte ugyldigheden på grund af manglende nyhed og opfindelseshøjde. Det er også muligt at anfægte ugyldigheden pga. mere formelle mangler ved det europæiske patent. Dette kan f.eks. være, at patentet ikke beskriver opfindelsen så tilstrækkeligt tydeligt, at en fagmand rent faktisk kan eftergøre opfindelsen, eller at patenthaver i løbet af sagsbehandlingen har ændret i patentkravene på en sådan måde, at der er tilføjet nye ting, der ikke fremgik af den oprindeligt indleverede patentansøgning. Sidstnævnte indsigelsesgrund er i praksis ofte uanvendelig i forbindelse med ugyldighedssager ved de nationale domstole, men på grund af EPO’s meget strenge praksis på området, er det en yderst effektiv, og ofte benyttet, indsigelsesgrund ved EPO, trin 5 i figuren.
Selve indsigelsesprocessen minder på mange områder om en egentlig retssag, der føres ved en national domstol: Efter indlevering af indsigelsen, der består af indsigerens argumenter for manglende gyldighed, vedlagt de dokumenter (kendt teknik), som indsigeren mener, fratager patentet nyhed og/eller opfindelseshøjde, får patenthaver en frist på fire måneder til at fremsende sit svarskrift samt ændre patentkravene, såfremt patenthaver finder dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Typisk et års tid efter indsigelsen blev indleveret, vil EPO indkalde til mundtlig forhandling, som finder sted ca. seks måneder senere, hvor parterne vil have mulighed for (mundtligt) at fremføre deres argumenter for indsigelsesafdelingen (Opposition Division). Indsigelsesafdelingen består af tre erfarne EPO Examiners, der således fungerer som et dommerpanel, dog med den væsentlige forskel i forhold til nationale ugyldighedssager, at der her er tale om dommere med en teknisk baggrund. Dette er også årsagen til, at afhøring af og assistance fra tekniske eksperter nærmest aldrig finder sted i modsætning til nationale ugyldighedssager, hvor dette ofte er afgørende for at assistere den juridiske dommer i forståelsen af de tekniske spørgsmål, trin 6-9 i figuren.
Udfaldet af indsigelsen
I umiddelbar forlængelse af den mundtlige forhandling afsiger indsigelsesafdelingen deres afgørelse (dom), og ca. 1-2 måneder senere fremsendes den skriftlige afgørelse til sagens parter, hvor indsigelsesafdelingen i detaljer redegør for deres afgørelse.
En indsigelsessag ved EPO kan have tre forskellige udfald:
i) Indsigelsen afvises, og patentet opretholdes som udstedt (trin 10)
ii) Patentet erklæres for ugyldigt (trin 11)
iii) Patentet opretholdes med ændrede (begrænsede) patentkrav (trin 12).
Erfaringsmæssigt erklæres patentet ugyldigt i ca. en tredjedel af tilfældene, og i ca. en tredjedel af tilfældene opretholdes patentet som udstedt2. Den (eller de) tabende parter kan herefter anke afgørelsen til EPO’s ankeinstans (Board of Appeal). Erklæres patentet ugyldigt, kan patenthaver således anke afgørelsen, og opretholdes patentet som udstedt, kan indsiger anke afgørelsen. Opretholdes patentet med ændrede patentkrav har begge parter mulighed for at anke afgørelsen.
Det ideelle udfald for en indsiger er naturligvis, at patentet erklæres for ugyldigt. I mange tilfælde vil det dog være et tilfredsstillende resultat, at patentet opretholdes med ændrede (begrænsede) patentkrav, der ikke længere dækker virksomhedens produkter, pipeline eller udviklingsaktiviteter. Det er derfor vigtigt på forhånd at have defineret, hvad ens succeskriterie er: Er det nødvendigt at ofre ressourcer på at forfølge en fuldstændig ugyldiggørelse af patentet eller vil mindre i praksis have samme effekt.
Hvad koster det?
Prisen for at føre en indsigelsessag er naturligvis afhængig af sagens karakter og kompleksitet. Som en tommelfingerregel vil en indsigelsessag ved EPO typisk koste 200.000-500.000 kr. Dette beløb skal naturligvis sammenlignes med de typisk væsentlig højere omkostninger, der er forbundet med at føre ugyldighedssager ved de nationale domstole. En af årsagerne til den lavere pris er naturligvis, at sagen kun skal føres et enkelt sted og at afgørelsen har virkning for samtlige lande, der er omfattet af det europæiske patent. En anden væsentlig årsag til den lavere pris er, at det ofte meget komplicerede og tidskrævende arbejde med vidneforberedelse undgås.
Konklusion
Indsigelse mod konkurrenters europæiske patenter er således et effektivt proaktivt risikostyringsværktøj. Processen er forholdsvis hurtig (1,5-2 år), mindre omkostningskrævende end nationale retssager, og kan ofte åbne op for licensforhandlinger med patenthaver.
Fodnoter:
1 https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015.html
2 https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015/download-centre.html
